특허발명 등록무효심판 청구 사건

- ‌특허법원 2008. 10. 23. 선고 2007허9828 판결 및 대법원 2009. 12. 24. 선고 2008후4738 판결-

1. 사실관계

乙은 액화천연가스 저장탱크용 액세서리 멤브레인의 절단장치에 관한 특허권을 가진 회사이다. 그런데 甲 회사가 위 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’)은 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 특허발명이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 있다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

이에 甲이 특허법원에, 특허심판원의 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였다(판례에 그 사실관계가 상세히 나와있지 않아 명확하게 알 수는 없지만, 추측컨 "대" 甲이 이 사건 특허발명 또는 이와 유사한 기술을 임의로 사용하였고, 그에 대하여 乙이 특허침해를 문제삼자, 甲이 이 사건 특허발명의 등록무효심판을 청구한 것이 아닌가 생각된다).

2. 판결요지

특허법원은 2008. 10. 23. 선고 2007허9828 판결에서 “이 사건 특허발명은 비교대상발명들과 그 기술분야가 사실상 동일하고 목적에 있어서의 특이성도 인정되지 않으며, 그 구성 또한 통상의 기술자가 비교대상발명들에 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서 구성의 곤란성을 인정할 수 없고, 효과에 있어서도 그 현저성을 인정할 수 없으므로 이 사건 특허발명은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다”고 판시한 후 “따라서 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다”고 하면서, 특허심판원이 이 사건 특허발명에 관하여 내린 심결을 취소하였다.

이에 乙이 불복하여 상고하였으나, 대법원은 2009. 12. 24. 선고 2008후4738 판결에서 “특허발명의 진보성을 판단할 때는 비교대상발명에 그 인용되는 기술을 결합하여 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시ㆍ동기 등이 나타나 있지 않다고 하더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기술적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 당해 특허발명에 이를 수 있다면 그 진보성이 부정된다”는 종래 대법원 판례의 확립된 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명은 그 진보성이 부정되므로 원심의 판단은 정당하다고 하면서 乙의 상고를 기각하였다.

3. 해설

우선 이 사건과 같은 특허등록무효심판 청구의 소송법적 절차 진행이 어떻게 이루어지는지를 이해할 필요가 있다. 종전에는 특허청의 심판과 항고심판을 거친 후 바로 대법원에 상고할 수 있어서 법원에서의 사실심에 관한 재판이 생략된 구조로 운용되어 왔는데, 특허법원이 사실심 재판을 담당하는 고등법원급의 전문법원으로 설치되어 특허심판원의 심결 또는 결정에 대한 불복의 소를 전속적으로 관할하게 하고, 특허법원의 판결에 대하여 불복이 있는 경우에는 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써, 특허심판원의 심결 또는 결정에 대한 특허소송은 특허법원 → 대법원으로 이어지는 2심제로 운영되고 있다.

다음으로 특허 요건에 관한 이해가 필요한데, 우리 특허법은 제29조 제1항 및 2항에서 요건으로 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 특허의 요건으로 규정하고 있고, 그 중 핵심은 진보성의 인정 여부에 있다고 할 수 있다.

본 사안의 경우 이미 출원과 등록까지 완료가 된 乙의 특허가 ‘당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기술적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 당해 특허발명에 이를 수 있다면 그 진보성이 부정된다’는 위 대법원 판례의 법리에 따라 진보성이 부정되어, 결국 특허등록이 무효가 된 사안이다(그에 따라 甲은 특허침해와 관련된 일체의 법적 책임에서 벗어나게 되며, 앞으로도 자유롭게 이 사건 직무발명을 사용할 수 있다).

이처럼, 힘들게 발명한 기술이 특허등록 무효가 되는 일이 없도록 하기 위해서는, 출원 및 등록 단계에서부터 법적 쟁송의 단계에 이르기까지 진보성에 관한 설득력 있는 논증(기실 진보성은 매우 다양한 관점에서 설명될 수 있다)이 뒷받침 되어야 한다.